Apelação Cível Nº 1009985-27.2018.4.01.3800/MG
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 1009985-27.2018.4.01.3800/MG
RELATORA: Juíza Federal GENEVIEVE GROSSI ORSI
RELATÓRIO
Cuidam os autos de apelação apresentada por I. R. V. S. em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de declaração de nulidade do registro da marca nº 818.521.341 e julgou improcedentes os demais pedidos.
A sentença (), em síntese, rejeitou as preliminares arguidas pelos réus e reconheceu a prescrição quinquenal do pedido declaração de nulidade do registro da marca (art. 174 da Lei 9.279/96), que se deu em 1997. Nesse ponto, afastou a tese da imprescritibilidade por má-fé, por entender não comprovada a má-fé do réu CLUBE ATLÉTICO MINEIRO (CAM) no registro da marca. No mérito, analisou-se os pedidos de nulidade do registro por caducidade da marca, por desuso ou por uso deceptivo do sinal, bem como o pedido de renovação do prazo de cinco anos para pedir a nulidade do registro, sob o fundamento de que a renovação do registro equivaleria a novo registro.
Em apelação (), o autor se insurgiu contra a sentença alegando, em síntese:
(i) estar comprovada a má-fé no registro da marca pelo CAM, o que atrairia a imprescritibilidade da ação de nulidade;
(ii) a necessidade de análise, não realizada pelo magistrado sentenciante, da teoria das nulidades administrativas, que prescreve a não convalidação dos vícios insanáveis com o decurso do tempo, bem como da inocorrência de prescrição aquisitiva de direitos autorais;
(iii) a existência de previsão legal e de entendimento doutrinário a respeito da caducidade total do registro por uso deceptivo, fazendo-se necessária a análise da imprescritibilidade da ação anulatória sob esse fundamento; e
(iv) a necessidade de se reconhecer a caducidade do sinal por ausência de uso na classe de registro, sem finalidade lucrativa, porque o apelado CAM não demonstrou uso sério e efetivo do sinal para atividades sem finalidade lucrativa associadas ao desporto.
Pediu, ao final, a reforma integral da sentença com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.
Contrarrazões apresentadas pelo INPI () e pelo CAM ().
Manifestação de ausência de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público Federal (MPF) ().
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deixo de conhecer dos pleitos recursais referentes às matérias não apreciadas em sentença, conforme reconhecimento do próprio apelante, quais sejam: a teoria das nulidades administrativas, que preconiza a não convalidação de ato viciado, bem como a inocorrência de prescrição aquisitiva de direitos autorais. Isso porque, se omissa a sentença quanto a esses pontos, deveria o apelante ter se insurgido pela via adequada, dos embargos de declaração, sob pena de preclusão. O processo é um andar para frente, que não admite retrocessos. O não conhecimento da matéria pelo juízo sentenciante e a ausência de impugnação da omissão pela parte autora, impede o posterior conhecimento por parte deste Tribunal, sob pena de se configurar supressão de instância, que não pode ser admitida.
Nesse sentido, entendimento análogo ao caso em exame:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA E NÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSAO TEMPORAL. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omisso em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal devia ter se pronunciado e não o fez (CPC, art. 535), ou ainda, por construção jurisprudencial, para fins de prequestionamento, como indicam as súmulas 282 e 356 do e. STF e a 98 do e. STJ. 2. A não interposição de embargos de declaração para suprir omissão do julgado acarreta a preclusão da matéria. O recurso ordinário não pode ser utilizado como meio de se obter a complementação da sentença acerca de questão não manifestada pela parte em sede de embargos declaratórios. (TRF4 5000882-86.2010.4.04.7206, 4ª Turma , Relator para Acórdão LUIZ CARLOS CERVI , julgado em 13/05/2014)(grifou-se)
Quanto às demais insurgências do apelante, presentes os pressupostos gerais e específicos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.
Cinge-se a controvérsia recursal na verificação do acerto ou não da sentença quanto ao entendimento de ausência de comprovação de má-fé no registro de marca efetuado pelo apelado CAM, que poderia atrair a imprescritibilidade da ação de nulidade do registro. Ademais, caso se entenda pelo acerto da sentença nesse ponto, deve-se adentrar à análise da caducidade total do registro por uso deceptivo e da caducidade do sinal por ausência de uso na classe de registro, sem finalidade lucrativa.
O apelante sustenta que a tese de má-fé no pedido de registro da marca (que atrai a imprescritibilidade do pleito de nulidade deste), está comprovada pela efetivação do ato registral sem a exigência de prova de autorização do titular do direito de autor, por se tratar de marca constituída por obra protegida em tal ramo jurídico. Além disso, aduz que não foi estipulado em contrato de trabalho sobre a exploração comercial do desenho e registro deste como marca, o que levaria ao impedimento de tal registro e a consequente má-fé ao assim proceder o clube apelado.
Sem razão o apelante. Conforme já pontuado pelo juízo sentenciante, não provada a má-fé na obtenção do registro de marca não se pode reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade. A tese de que seria necessária a sua autorização para o registro e que a ausência desta levaria à conclusão pela má-fé não se sustenta.
É que o autor apelante, após um longo período de tempo no qual houve clara consolidação da marca registrada e ora impugnada, pretende sustentar uma irregularidade no registro. Para tanto, baseia-se na suposta ausência de previsão no contrato de trabalho acerca da regência dos direitos autorais sobre o desenho, para que se conclua pela má-fé no pedido de registro sem o seu consentimento e se permita seja superado o longo lapso temporal através da imprescritibilidade para reconhecimento da nulidade.
Ocorre que, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, marcou-se, em nosso ordenamento, a ruptura com o paradigma positivista do direito, por meio do qual se realizava uma análise meramente estrutural dos institutos, para se inaugurar uma nova fase, do pós-positivismo. Nesta fase, a análise dos institutos jurídicos, inclusive no Direito Civil Contemporâneo, passa a se dar em conformidade com a teoria tridimensional do direito, para a qual o direito é fato, valor e norma. Há uma abertura do sistema jurídico para os valores constitucionais que se irradiam por todos os ramos do direito – dimensão objetiva dos direitos fundamentais1.
Diante da complexidade das relações jurídicas contemporâneas, que levam à apresentação de casos difíceis ao Judiciário, os métodos clássicos de interpretação e a mera subsunção do fato à norma deixaram de ser suficientes. Passou-se a demandar, portanto, uma valoração dos fatos e das normas, a fim de se permitir a análise e solução desses problemas complexos.
Deve-se analisar os institutos jurídicos a partir da cultura, experiência e história, sob o ponto de vista dos intérpretes e da sociedade, além de ser necessário promover uma interação plena entre os mundos do ser e do dever ser, a partir da valoração dos fatos e das normas, para, enfim, se alcançar a correta interpretação e subsequente aplicação destas ao caso concreto.
Nesse contexto de abertura do sistema para os valores constitucionais, as relações jurídicas, inclusive entre particulares, passaram a ser regidas pela boa-fé objetiva, que exerce tríplice função – de interpretação, de controle e de integração – hoje refletida nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil de 2002 (CC/02), respectivamente. A boa-fé objetiva, princípio alinhado ao paradigma da eticidade, é aquela que impõe padrão de comportamento ético, adequado, cooperativo e colaborativo dos sujeitos, que deverá ser observado na interpretação e integração dos institutos jurídicos, impondo-se sanções àqueles que assim não se comportarem.
Especificamente no que se refere à função de controle, o artigo 187 do CC/02 introduz no sistema a teoria do abuso de direito que, conforme leciona Daniel Carnacchioni, "consiste na imposição de limites ao exercício, no mundo fático, de direitos subjetivos e potestativos". Tal teoria, que tem como fundamento a boa-fé objetiva, "pode docorrer de conduta comissiva ou omissiva no momento do exercício de situações jurídicas". Ainda de acordo com o mencionado autor, a referida teoria
"[...] está inserida em todas as relações jurídicas privadas. É cláusula geral e aberta, compatível com qualquer fato jurídico, independentemente da natureza deste. Significa a imposição de limites éticos aos direitos subjetivos, tornando-os relativos.
No abuso de direito, o sujeito passa a ter um comportamento contrário e incompatível com os fundamentos materiais da norma jurídica. Haverá desvio de direito do seu espírito, da sua finalidade e função social, levando em conta os valores a serem tutelados.
[...] O direito civil é direito/função, ou seja, a função e a finalidade justificam e legitimam os direitos. Integram o conteúdo do direito. O exercício ou não exercício do direito subjetivo ou potestativo em contrariedade com a função que o legitima e o justifica o torna abusivo.
O conflito entre a finalidade própria do direito (subjetivo e potestativo) e a atuação concreta da parte (titular destes direitos) o torna antifuncional.".2
No caso em análise, conforme já pontuado, o autor apelante pretende, fundamentado em sua suposta titularidade de direito de autor sobre desenho registrado como marca pelo apelado CAM, que seja reconhecida a má-fé deste último no ato de registro de marca sem o seu consentimento prévio e a consequente imprescritibilidade da pretensão de nulidade deste registro.
Ocorre que o exercício desta pretensão, cerca de 30 anos após a concessão do registro de marca, vai contra a própria finalidade de proteção do direito de propriedade intelectual. Tal direito, gênero que tem como "espécies o direito do inventor (direito de propriedade industrial), intrinsecamente ligado ao direito empresarial, e o direito do autor (direito autoral), mais ligado ao direito civil [...]" tem como finalidade a proteção de "bens imateriais, que resultam da atividade criativa do gênio humano, e não de forças físicas"3.
Tem-se, no caso, o conflito do suposto direito de autor do apelante sobre o desenho e o direito de exclusividade de exploração deste, decorrente do registro marcário concedido em 1997 e já renovado por duas vezes, em 2007 e em 2017 (). Tal conflito deve ser analisado à luz de todas as circunstâncias do caso concreto já expostas, em especial o lapso temporal considerável e as decorrências dele, notadamente a confiança criada na proteção do desenho enquanto marca do apelado, explorada há pelo menos 20 anos quando da distribuição desta ação, e as repercussões econômicas e sociais desta.
Ressalta-se que tal análise não irá adentrar no reconhecimento ou não do direito de autor do apelante sobre o desenho, mas apenas se sustentará nessa premissa para afastar a tese de imprescritibilidade defendida. Supõe-se, portanto, que o contrato de trabalho firmado em 1984 ( - pág. 3), por meio do qual o autor apelante desenvolveu para o clube apelado o desenho "Galo Volpi", realmente não tenha regulado as repercussões do direito de autor sobre este e a possibilidade de exploração comercial, de modo a atrair a necessidade de autorização prévia do criador para registro do desenho como marca (art. 65, item 15, da Lei 5.772/71 e art. 124, XVII, da Lei 9.279/96).
A simples falta de autorização do apelante, não apresentada pelo CAM e não exigida pela autarquia federal apelada quando do pedido de registro realizado em 1995 e concedido em 1997, não indica, por si só, a má-fé. Nesse ponto, avançando um pouco mais no juízo hipotético realizado e presumindo que, de fato, houve má-fé no pedido de registro, a posterior consolidação da marca no mercado, por mais de 20 anos, e a superveniente impugnação judicial do suposto titular do direito autoral, após todas as repercussões econômicas decorrentes de tal consolidação, indica um comportamento contraditório e um abuso de direito do apelante.
Isso porque, apesar de imprescritível a pretensão (se baseada na tese de má-fé no registro), o titular desta não pode aguardar o momento que entenda mais oportuno para exercê-la. No caso em análise, a pretensão do apelante de nulidade do registro da marca permaneceu em estado latente por mais de 20 anos, criando no apelado a confiança de que o direito de exclusividade sobre o uso desta estava sendo exercido de forma regular, já que, inclusive, foi renovado por duas vezes.
Ademais, nesse interstício, criou-se um forte sentimento de identidade perante a sociedade a partir da aludida marca, de modo que eventual repercussão da declaração de nulidade do registro, neste momento, talvez não seja nem possível de se alcançar.
Explico: é que apesar de uma determinação de retirada dos produtos que veiculem a marca do mercado por parte do apelado CAM ser passível de fiscalização, a própria consolidação desta perante os torcedores e a própria sociedade dificultaria os efeitos que o apelante espera.
Dessa forma, entendo que o comportamento omissivo do autor apelante, durante longo período de tempo no qual o apelado explorou regularmente o direito de marca, com função social, levou à supressão do suposto direito defendido nesta ação e o consequente surgimento do direito de continuidade da exploração da marca pelo apelado. Tal situação se amolda ao instituto da supressio e da surrectio, desdobramentos do nemo potest venire contra factum proprium, que são diretamente conectados à teoria do abuso de direito, fundamentada na boa-fé objetiva.
Inclusive, conforme menciona Daniel Carnacchioni, em citação de Anderson Shreiber, o aludido instituto se difundiu na alemanha em um caso que também envolvia direito marcário, embora com nuances diferentes:
"A supressio ou Verwirkung (expressão alemã), segundo Anderson Shreiber: '[...] foi consagrada pela jurisprudência alemã a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, para designar a inadmissibilidade de exercício de um direito por seu retardamento desleal. Em 1925, ainda na Alemanha, ficou célebre o caso Goldina, relativo a uma ação de impugnação ao uso de marca. O autor da ação havia depositado, em 1906, junto ao órgão público competente a marca Goldina para um complexo de produtos laticínios, que incluía manteiga, leite condensado e margarina, dos quais apenas a margarina veio efetivamente a comercializar. O réu havia depositado, em 1896, a mesma marca Goldina para identificar a sua produção de cacau e chocolate, que acabou tendo um grande desenvolvimento nos anos seguintes, ampliando-se, a partir de 1918, para abranger também manteiga e leite condensado. Em 1921, também o autor decidiu iniciar a produção de manteiga e leite condensado, valendo-se da marca Goldina, depositada, e já conhecida por conta de uma ampla campanha publicitária promovida pelo réu. Concomitantemente, propôs ação para que o réu fosse impedido de usar a marca para tais produtos, com base na prioridade do registro. O Tribunal alemão rejeitou a ação, concluindo ser inadmissível o exercício tardio deste direito'". 4
A omissão no exercício do suposto direito alegado pelo apelante, durante longo período de tempo, gerou a supressão deste e o consequente surgimento do direito do apelado de continuidade do uso exclusivo da marca em questão, afastando-se, portanto, a possível discussão sobre má-fé no ato registral e a imprescritibilidade de tal impugnação.
Cumpre destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a imprescritibilidade constitui exceção à regra geral da prescritibilidade das pretensões. Sua admissão exige a devida ponderação, no caso concreto, entre o valor jurídico que se busca tutelar e o princípio constitucional da segurança jurídica. Apenas quando estiver em jogo um bem jurídico de elevada grandeza – como ocorre, por exemplo, com a proteção ao meio ambiente – é possível relativizar a estabilidade das relações jurídicas em nome da tutela de valores fundamentais.
No caso concreto, conforme já examinado, não há elementos que atraiam a excepcionalidade em questão, razão porque se aplica o prazo prescricional de 05 anos contados da data da concessão do registro, conforme art. 174 da Lei 9.279/96. Concedido o registro em 02/09/1997 (), a pretensão de se discutir a nulidade deste prescreveu em 02/09/2002, conforme reconhecido em sentença.
Passo a apreciar os pedidos de caducidade total do registro por uso deceptivo e da caducidade do sinal por ausência de uso na classe de registro, sem finalidade lucrativa.
Quanto a esses pedidos, a sentença também deve ser mantida. O apelante, em sua peça, insiste no argumento de que não houve comprovação de utilização suficiente da marca pelo clube na classe para a qual registrada. Ocorre que na própria petição inicial, o autor assume o uso da marca pelo clube, tanto que pleiteia o cancelamento do registro desta.
Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante e pelo próprio apelante, protege-se, com a caducidade, o não uso ou o desvirtuamento da marca. No caso, o clube comprova a utilização desta na classe para a qual foi registrada e, ainda que o apelante entenda não ser suficiente tal utilização, o legislador não prevê hipótese de caducidade por utilização insuficiente da marca.
Ademais, a atividade classificatória das marcas é naturalmente complexa, admitindo-se a manutenção da marca se ela tiver sido utilizada para objeto análogo àquele para o qual o registro foi obtido, nos termos do art. 144 da Lei 9.279/96. Não se pode, portanto, exercer uma análise extremamente rígida, como pretende o autor apelante, de modo a inviabilizar o próprio exercício e proteção da marca sobre a qual o apelado adquiriu propriedade e exclusividade de uso.
Nesse sentido, é o entendimento do Eg. TRF2:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE DE MARCA. CLASSIFICAÇÃO DE NICE. PRODUTOS SEMELHANTES OU AFINS. EXPLORAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA.
[...]
2. A complexidade da criação humana - objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual - torna bastante desafiadora a atividade classificatória. Mesmo sendo extensa, a Classificação de Nice não é exaustiva e nem completamente restritiva, havendo diversos casos em que produtos ou serviços podem ser enquadrados em mais de uma classe ou especificação.
3. Em reconhecimento do legislador à complexidade da atividade classificatória e de seus inerentes limites, o art. 144 da LPI permite a manutenção da marca se esta tiver sido utilizada para objeto afim àquele para o qual o registro foi obtido. Consequentemente, a escolha por uma ou outra classe não é suficiente para deixar a marca desprotegida em atividade semelhante, devendo haver real disassociação entre a classe de registro e a atividade explorada para justificar a caducidade da marca.
[...]
(TRF2 , Apelação Cível, 5090912-51.2021.4.02.5101, Rel. WANDERLEY SANAN DANTAS , 2a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - WANDERLEY SANAN DANTAS, julgado em 02/04/2024, DJe 03/04/2024 13:46:10) (grifou-se)
Ante o exposto, afastadas as teses recursais do apelante, merece ser mantida integralmente a sentença de improcedência.
Majoro os honorários recursais para o percentual de 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.
Voto por negar provimento ao recurso.
Documento eletrônico assinado por GENEVIEVE GROSSI ORSI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.trf6.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 60000140626v103 e do código CRC ef3504ef.
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Data e Hora: 12/08/2025, às 16:44:45